本書結合作者近30年的專利審查及研究工作經驗,詳細地介紹了專利申請文件撰寫的基礎知識,并對專利審查過程中遇到的問題進行深入分析。此外,本書還有大量的專利申請文件撰寫和專利審查有關的案例介紹,以期達到理論和實踐的完美結合,使讀者深刻領會本書的要義。
本書集張榮彥老師畢生心血而成,將30多年的機械專利審查經驗展示出來,以審查員的視角闡述專利的撰寫,內容全面詳實。
第4版前言
承蒙讀者的關注和出版社的信任,本書得以第4次全面修訂出版。
筆者1983年進入(原)中國專利局工作,2006年從國家知識產權局專利復審委員會退休,在國家知識產權局工作了23年。其間,先后從事過IPC專利分類、發(fā)明專利申請初步審查、機械領域發(fā)明專利申請實質審查、專利復審以及無效宣告請求案件的審理工作。
筆者在(原)中國專利局機械審查部工作的十年中,審理了數百件發(fā)明專利申請。面對形形色色的案件,一方面有機會了解申請人在撰寫專利申請文件時經常出現的問題,另一方面還遇到了若干與法律適用相關的問題,筆者不得不對《專利法》的一些重要概念作進一步探究。這段工作經歷為本書的撰寫積累了一部分素材。
自1998年進入復審委員會工作以后,工作性質和內容都發(fā)生了改變。面對雙方當事人,筆者思考問題的角度也有所不同。案件的復雜化擴大了視野,不得不對若干新的概念和法律問題作進一步思考。本書第三章、第四章多與筆者在專利復審委員會的工作內容有關,是本書的重點。
2006年退休之后,筆者又在專利代理公司從事了8年的專利代理工作。其間,主要負責代理該公司的專利無效請求案件以及專利侵權訴訟案件,同時承擔了公司新老代理人的培訓及業(yè)務提高工作。
2015年,迫于政策限制,筆者不得不脫離專利代理人的隊伍。人雖然離隊了,但心卻依舊,始終還在關注著專利界的一些熱點問題。本書第三章第五部分第(二十三)至第(二十五)節(jié)就是近一二年內完成的。
《機械領域專利申請文件的撰寫與審查》一書的初版在1996年。1994年,(原)專利文獻出版社擬組織機械審查部、電子審查部、化學審查部及物理審查部四個實審部以各審查部的名義撰寫一套《專利申請文件的撰寫與審查》系列叢書。機械審查部相應組織了一個寫作組,負責《機械領域專利申請文件的撰寫與審查》一書的編寫工作,筆者當時是該寫作組的一員。由于各方面的原因,各審查部的撰寫工作進展都不順利。后(原)專利文獻出版社決定以作者個人的名義出版該叢書,文責自負。
在此背景下,筆者承擔了《機械領域專利申請文件的撰寫與審查》一書的撰寫工作。
由于《機械領域專利申請文件的撰寫與審查》一書是以個人的名義撰寫的,書中的內容僅代表筆者個人的觀點。文責自負便于筆者暢所欲言,把自己的觀點和盤托出。而一己之見又難免存在觀點片面甚至謬誤之處;诖耍緯膬热,尤其是第三章的問題討論部分,僅供參考,謬誤之處還望讀者指正。
本書分為四章,第一章、第二章涉及專利申請文件的撰寫、修改及審查過程中對審查意見通知書的答復。除依據對《專利法》和《專利審查指南2010》的有關規(guī)定作出正面解釋之外,還著重介紹了申請人在撰寫專利申請文件時經常出現的問題。這些問題都是筆者過往十年專利審查工作中所遇到的,這正是本書的一個特色。筆者相信,通過正反兩方面的分析將有助于讀者對相關問題的理解。
第三章、第四章涉及專利審查過程中有關問題的討論以及案例分析。該部分內容純屬個人觀點表述。內容涉及面較廣,既有對個別案件的分析,也有對若干案件所反映法律問題的探討。對于某些法律問題的探討,筆者心懷忐忑,只當作拋磚引玉。至少發(fā)現問題、提出問題,引起相關人士的關注和思索也不失為一件好事。既然是探討,就難免發(fā)表一些與現行法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及人民法院判決意見相左的觀點。筆者相信在法律平等、學術自由的氛圍下,不同的觀點是可以被包容的。
本書第1、第2、第3版的修訂時間均間隔了數年。隨著工作經驗的積累,筆者不斷有一些新的感悟,故在本書的第2、第3版中對其第三章、第四章的內容先后作過一些補充;其間,《專利法》《專利法實施細則》以及審查指南曾作過若干修改。據此,本書第一章、第二章的內容也作了適應性修改。在第4版中,除了個別文字上的修改之外,對第三章的內容又進行了補充,將筆者近年來的一些文章和觀點納入其中。
值得欣慰的是,筆者書中所陳述的一些觀點已經獲得有關方面認可。例如對本領域技術人員定義所提出的修正意見早已為人民法院的司法解釋及專利局的審查指南所采納,就新穎性定義所提出的疑問及修改意見也在2008年《專利法》修改時得到體現。第三章的內容大多曾以論文的形式在期刊上發(fā)表,其中有兩篇該兩篇論文標題為《所屬技術領域的技術人員及其在專利審查中的作用》以及《從一案例看專利申請文件的撰寫、審批及其對后續(xù)程序的影響》。曾先后獲得全國知識產權論文競賽的一等獎,其觀點得到業(yè)界的認可。例如多余指定與禁止反悔一文的發(fā)表,對人民法院采用禁止反悔原則就產生了影響。第四章的案例剖析部分曾先后在《中國知識產權報》上刊登。本書將這些文章匯總在一起可以系統(tǒng)地闡明筆者的觀點,供讀者參考。
本書第4版新增加的內容包括:
插入第二章之三的 (六)案例評析審查意見通知書的答復及權利要求書的修改。
插入第三章之五的(二十二)一封律師函引發(fā)的思考(二十三)關于獨立權利要求的引用問題(二十四)功能性限定的使用與解釋以及(二十五)《歐洲專利局審查指南》中的功能性特征及其對我們的啟示。
插入第四章之二的2件專利申請案剖析以及該章之三的6個有關創(chuàng)造性的案例評析(即(十)至(十五))。
權利要求中功能性限定的使用及解釋是筆者多年來一直在關注的問題。2012~2014年曾先后在《中國專利與商標》雜志上發(fā)表3篇有關文章,上述(二十四)功能性限定的使用與解釋對這3篇文章的內容進行了概括。(二十五)《歐洲專利局審查指南》中的功能性特征及其對我們的啟示則是近來剛完成的一篇文章,對如何從根本上解決功能性限定使用中所存在的問題提出了個人的見解。
在此,非常感謝中國專利與商標雜志社多年來為筆者提供了一個發(fā)表意見的平臺。筆者1993~2018年在《中國專利與商標》共發(fā)表了31篇文章,現將其目錄附在文后,供感興趣的讀者查對。
本書與其說是書,不如說是筆者的一份工作總結。人無完人,本書也難免存在瑕疵甚至錯誤,水平所限,敬請讀者諒解。本書謹將個人的一己之見呈獻給各位,敬請指正。
2018年8月
張榮彥,1946年生于山東青島。1965~1970年就讀于華東紡織工學院(現東華大學)化學纖維專業(yè)。1970~1983年在北京維尼綸廠研究所從事維尼綸改性研究,任該項目負責人。1983年經招聘考試進入(原)中國專利局工作。1983~1988年在(原)中國專利局審查一部從事IPC專利分類工作。1988~1998年在(原)中國專利局機械審查部從事實質審查工作,任審查八處處長。1998年調入國家知識產權局專利復審委員會工作,從事專利復審、無效的審查工作,自2004年起在專利復審委員會研究處工作。自1983年來,撰寫與專利有關的學術論文60余篇,除《機械領域專利申請文件的撰寫與審查》一書(第1、第2、第3版)外,還參與了《發(fā)明與實用新型專利申請文件撰寫案例剖析》《專利復審委員會案例詮釋創(chuàng)造性》《行政執(zhí)法和司法人員知識產權讀本》等撰寫工作。1997年被破格評為一級審查員(專利審查研究員)。2005年被評為正部(司)級專利審查研究員。2006年從專利復審委員會退休。2006~2014年在北京信慧永光知識產權代理有限責任公司任專利代理人。主要培訓及業(yè)務經歷:1991~2002年 多次在國外接受知識產權業(yè)務培訓或參加國際業(yè)務研討會,其中包括:(1)世界知識產權組織(WIPO)組織的在日內瓦的培訓;(2)在瑞典專利局的審查員培訓(3個月),后被評為優(yōu)秀學員(共計2名);(3)由國家知識產權局與歐洲專利局共同組織、在歐洲專利局進行的審查業(yè)務研討會(先后共計4次,其中1次擔任中英文翻譯)。1998~2006年 多次參加全國專利代理人資格考前培訓班授課。2005年 赴香港講授專利申請文件撰寫的課程。2007~2016年 先后擔任國內6家重點企業(yè)的知識產權顧問。2007~2014年 多次在國內知識產權培訓班授課(全國及省、部委或企業(yè));處理國內外重要專利無效請求案件數十起、專利侵權訴訟案件10余起;為國內、外客戶作專利侵權分析、提供參考意見20余起。2012年11月 受邀參加日本早稻田大學國際學術研討會并發(fā)表演講。2006年至今,先后在華科知識產權司法鑒定中心、北京國威知識產權司法鑒定中心任司法鑒定人員,承擔專利侵權鑒定案件、侵犯商業(yè)秘密鑒定案件若干起。
目錄
第一章專利申請文件的撰寫
一、說明書的撰寫
(一)發(fā)明或者實用新型的名稱
(二)發(fā)明或者實用新型所屬技術領域
(三)發(fā)明或者實用新型的背景技術
(四)發(fā)明或者實用新型的發(fā)明內容
(五)有附圖的應當有圖面說明
(六)實現發(fā)明或者實用新型的具體實施方式
(七)說明書附圖
二、權利要求書的撰寫
(一)撰寫權利要求書應注意的幾個問題
(二)實際申請案中經常出現的問題
三、遞交專利申請前后應當注意的幾個問題
(一)正確選擇專利申請的種類
(二)保密與檢索
(三)充分利用國內優(yōu)先權
第二章對審查意見通知書的答復及申請文件的修改
一、對實用新型專利申請審查意見通知書的答復
二、對發(fā)明專利申請審查意見通知書的答復
三、在審查過程中對申請文件的修改
(一)關于背景技術的修改
(二)發(fā)明目的的修改
(三)對技術方案的修改
(四)對權利要求書的修改
(五)修改時應注意的其他問題
(六)案例評析審查意見通知書的答復及權利要求書的修改
第三章專利審查中有關問題的討論
一、檢索
(一)檢索與國際專利分類
(二)檢索范圍與主題
二、新穎性
三、創(chuàng)造性
(一)歐洲專利局在判斷創(chuàng)造性方面的一些觀點
(二)布萊恩表與創(chuàng)造性的判斷
(三)判斷發(fā)明的創(chuàng)造性的兩種思路
(四)商業(yè)上的成功與創(chuàng)造性
(五)關于實用新型專利創(chuàng)造性的判斷
四、單一性
(一)發(fā)明目的與單一性
(二)特定技術特征與區(qū)別技術特征
五、與專利審查及專利保護有關問題的討論
(一)所屬技術領域的技術人員及其在專利審查中的作用
(二)發(fā)明與發(fā)明構思
(三)權利要求書中否定式用語的使用問題
(四)多余限定與禁止反悔
(五)權利要求書中技術特征的認定之一
(六)權利要求書中技術特征的認定之二
(七)新穎性問題的討論
(八)合同與技術公開
(九)關于出版物公開的幾個問題
(十)從一無效案件看《專利法》所稱的技術方案
(十一)一案兩請有關問題的討論
(十二)外觀設計權利沖突之我見
(十三)專利案件中當事人自認的問題
(十四)談權利要求中的必要技術特征
(十五)車把手專利侵權案剖析
(十六)談權利要求書中的撰寫失誤兼評專利復審委員會的
第12816號無效審查決定
(十七)專利復審程序中的舉證原則
(十八)對一件美國發(fā)明專利無效請求案的剖析兼談
權利要求中技術特征的認定
(十九)從一件美國專利糾紛看權利要求中的功能性限定
(二十)關于現有技術抗辯
(二十一)從一案例看專利申請文件的撰寫、審查及其對后續(xù)程序的影響
(二十二)一封律師函引發(fā)的思考
(二十三)關于獨立權利要求的引用問題
(二十四)功能性限定的使用與解釋
(二十五)《歐洲專利局審查指南》中的功能性特征及其對我們的啟示
第四章與撰寫及審查有關的案例介紹
一、專利申請文件撰寫示例
(一)實用新型專利申請文件撰寫示例
(二)發(fā)明專利申請文件撰寫示例
二、對兩件發(fā)明專利申請案的剖析
(一)無接口F4玻纖環(huán)形帶的制造工藝
(二)密封裝置
三、復審及無效案例評析
(一)預應力鋼捻線的防銹涂膜形成加工方法及其裝置
技術特征的認定及權利要求書的撰寫
(二)棕纖維彈性材料及生產方法關于修改超范圍及
公開不充分的問題
(三)多功能浴室取暖器關于說明書是否清楚的問題
(四)自動支票打字機如何理解現有技術給出的啟示
(五)固結山體滑動面提高抗滑力的施工方法關于功能性限定問題
(六)多功能多路閥關于實用性
(七)新型可逆反擊錘式破碎機說明書清楚、完整的標準是能夠實現
(八)圓編針織機的伸梭片關于修改超范圍
(九)滾輪權利要求書以說明書為依據
(十)專利復審委員會第3463號無效宣告請求審查決定評析
(十一)專利復審委員會第1657號復審請求審查決定評析
(十二)專利復審委員會第2535號復審請求審查決定評析
(十三)專利復審委員會第4043號無效宣告請求審查決定評析
(十四)專利復審委員會第2003號復審請求審查決定評析
(十五)專利復審委員會第1414號無效宣告請求審查決定評析
四、從專利代理人資格考試看專利申請文件的撰寫
(一)試題
(二)試題分析
附錄
作品列表